수출기업이 미국에 상표 등록하려는데 절차는

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경영정보 ㅣ 특허변리 수출기업이 미국에 상표 등록하려는데 절차는 한국지식재산보호원 글로벌 IP센터, 특허 출원비용 일부 지원

기사입력2024-09-20 16:03

김진규 객원 기자 (jk.kim@jpglobal.co.kr) ㅣ다른기사보기

조선대학교 김진규 교수, 관세사

지식재산권(intellectual property, IP)이란 인간의 창조적 활동 또는 경험 등을 통해 창출하거나 발견한 지식·정보·기술이나 표현·표시 그 밖에 무형적인 것으로서, 재산적 가치가 실현될 수 있는 지적 창작물에 부여된 재산에 관한 권리다. 기업은 지식재산권의 가치를 신속하게 파악하고, 전략적으로 보호해 그 가치를 극대화한다.

WTO(세계무역기구)의 무역관련 지식재산권 협정(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs)에서 특허권, 디자인권, 상표권, 저작권 등 지식재산권 제도가 강화되고 있는데, 수출 중소·중견기업이 자사의 상표를 미국 등 북미지역에 등록하려면 그 절차는 어떻게 될까.

미국의 지식재산권은 특허권(디자인권 포함), 저작권, 영업비밀 및 상표권 등으로 구분된다. 미국 특허·상표를 허가 및 관리하는 기관은 미국 상무부 산하 연방행정기관인 특허상표청(US Patent and Trademark Office, USPTO)이다. 특허권은 특허법(35 U.S.C.)에 의해 규정되며, 특허는 발명이나 발견들을 보호하는데 발명은 신규성이 있어야 하고 비자명성 요건을 충족해야 한다. 상표권은 상표법(Trademark Act)(15 U.S.C.)에 의해 규정되며, 상표법에 의해 타인으로 하여금 혼동가능성이 있는 유사상표를 사용하는 것은 금지된다. 당사자의 제품이나 서비스의 출처를 밝히거나 다른 출처와 구별시킬 수 있는 단어, 구절, 상징, 디자인 등을 보호한다.

미국 지식재산권의 종류

<출처=한국지식재산보호원(KOIPA) 북미 IP센터>

◇상표 출원 절차=미국에서 특허 출원 후 미국 특허청에 등록되기까지 기간은 디자인 또는 상표권의 경우 일반적으로 1년 또는 1년 반 정도 소요되며, 기술 특허는 약 2~3년 기간이 소요된다.

특허청 심사관은 내용 검토 중 Office Action(보정 요청)을 통해 신청내용의 자료 보완 또는 수정을 요구할 수 있다. 신청인은 특허청의 QA 요청에 대해 원칙적으로 3개월 이내에 답변을 해야 하며, 최대 6개월까지 기간을 연장할 수 있다. 만일 신청한 내용에 문제가 없을 경우, Publication 기간을 거치며, 해당 기간동안 이의제기가 접수될 수 있다.

특히, 상표는 앞서 출원 또는 이미 등록된 상표와 혼동 가능성이 없어야 상표 출원이 가능하다. 소리, 뜻, 외관 등에서 유사성이 발견된 경우 소비자에게 혼란을 야기할 수 있으므로, 유사 상표 등록방지를 위해 출원 전 반드시 특허전문가의 자문이 필요하다. 유사 상표의 검색은 미국 특허청 웹사이트에서 할 수 있다.

◇상표 출원 예산=상표의 초기 출원비용은 행정수수료 USD350(상표 1건, 지정상품류 1개 기준)이며, 상품 출원이 준비된 경우 법률 비용은 약 USD1,200이고, 상품 출원이 준비되지 않은 경우 약 USD1,400의 비용이 예상된다. 이후 상표권 등록증 검토 비용은 별도로 약 USD300가 소요될 수 있으므로 상표 등록허가 및 공고 시 특허법률대리인이 비용을 청구하는지를 확인할 필요가 있다.

◇제품의 상표 선정=상표 보유 기업이 상표권을 등록하고 상표를 홍보하는 이유는 상표의 브랜딩을 통해 고객 충성도를 창출해 상품의 수익성을 지속적으로 유지하는 것이다. 이러한 상표의 핵심은 식별력 강화를 통한 다른 상품과의 차별성이며, 강한 상표일수록 보호범위가 넓다. 따라서 암시적 표장(예: Burger King) 또는 창작 표장(예: Google) 등이 상표권 출원에 유리하며, 설명적 표장은 2차적 의미로서 실제 상표의 사용 증거 또는 5년 이상 독점적으로 사용한 증빙자료를 제출하면 미국 특허청에 해당 상표를 출원할 수 있다.

◇상표권 사용실적 증빙=한국은 상표권 출원 후 심사가 끝나면 등록이 되는 반면, 미국은 현재 사용되는 상표에 대해서만 상표 출원을 할 수 있으므로, 현재 상표를 사용하고 있다는 사용실적서 등 증빙자료를 첨부해야 한다. 아래 표의 절차 중 기업 현황에 맞는 적절한 방법을 선택해 출원 신청을 해야 한다.

미국 상표 출원 방법

<출처=Nixon Peabody(2024)>

예를 들어, 현재 미국에서 상표가 사용 중이지 않아 사용증거는 없으나, 미국에 다수의 자사 상품의 상표 등록을 하고 싶다면, 한국에서 동일한 상품의 상표에 관해 상표권을 등록하고 사용 중인 사용실적서 등 증빙자료를 준비 후 미국 Sec. 44(d) 또는 Sec. 44(e) 절차를 통해 상표를 출원 신청할 수 있다.

◇상표 등록 후 사후절차=미국 내에서 상표의 지속적인 권리 행사를 위해서는 사후 관리절차가 필요하다.

첫째, 등록 후 6년차 때 해당 등록한 상표가 계속 사용 중임을 증명(Affirmative of Continued Use)하고 불가쟁력(Declaration of Incontestability)을 증명하는 것이다. 이는 등록 후 5년 간 해당 상표를 사용하면서 어떠한 분쟁이 없었다는 증빙자료를 제출함으로써 제3자가 등록된 상표에 대해 분쟁을 유발하는 시도를 방지할 수 있다. 둘째, 미국은 상표권의 시효가 10년이다. 10년 주기로 상표권을 갱신 신청(Application for Renewal)을 해 시효 만료를 예방해야 한다.

◇특허 등록 관련 정부 지원사업=특허청 산하 한국지식재산보호원(KOIPA) 북미 IP센터에서는 중소수출기업이 캐나다 및 미국 지역에 지식재산권을 신청하는 경우 아래 표와 같이 초기 특허 출원비용의 일부를 지원하고 있다.

미국 상표 출원 등록비 지원 사업

<출처=한국지식재산보호원(KOIPA) 북미 IP센터>

만일 수출기업이 미국에 등록한 상표에 관해 경쟁 기업과 분쟁이 발생했을 때 어떻게 대응해야 할까? 등록된 상표의 지정상품·서비스의 일부 또는 전부가 실제 상거래에서 한번도 사용되지 않은 경우, 등록 상표 말소 절차(Expungement Proceeding: SEC. 16A) 규정을 근거로 USPTO에 상표 말소 절차를 청구해 해당 상표를 말소시킬 수 있다. 또한 경쟁사가 상표 등록만 해놓고 한번도 사용하지 않은 상표가 있거나 거짓으로 사용했다고 사용증빙서류를 제출한 경우, 등록 상표 재심사 절차(Reexamination Proceeding: SEC. 16B)를 신청해 상표 등록 우선순위를 다툴 수 있다.

중소수출기업이 해외에 자사 상품의 상표 등록을 위해서는 한국지식재산보호원(KOIPA) 글로벌 IP센터의 특허전문가 및 비용 지원사업을 활용하는 것이 필요하다. (중기이코노미 객원=조선대학교 김진규 교수, 관세사)